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Kosten und Nutzen der Durchsetzung eines U.S.-Patents

Dr. Georg Reitboeck LL.M. ist auf Patent-, Marken- und Urheberrecht spezialisierter Rechtsanwalt in New York und Partner der Kanzlei Andrews Kurth Kenyon LLP.

Alleine in den fünf Jahren von 2012 bis 2016 erteilte das U.S.-amerikanische Patent- und Markenamt ca. 4300 Patente an österreichische Unternehmen. Nur selten jedoch machen diese von ihren Patenten auch Gebrauch und setzen sie gegen Patentverletzer gerichtlich durch (und andere von der Benutzung der patentierten Erfindung auszuschließen, ist das einzige Recht, das ein Patent mit sich bringt).

Das mag oft daran liegen, dass das jeweilige Patent von U.S.-Marktteilnehmern respektiert und nicht verletzt wird, oder dass der in Österreich ansässige Patentinhaber von Verletzungen in den USA nicht erfährt und den U.S.-Markt nicht effektiv überwachen kann. Oft jedoch vermuten österreichische Unternehmen die Verletzung ihres Patents, scheuen ein U.S.-Gerichtsverfahren jedoch deshalb, weil dessen Kosten und Nutzen unklar sind und eine rationale Strategie daher schwierig ist. Hier deshalb ein kurzer Überblick:

Kosten

Die Kosten eines U.S.-Gerichtsverfahrens sind notorisch hoch und mit den Kosten eines kontinentaleuropäischen Verfahrens nicht vergleichbar. Zu einem großen Teil begründet sich dies in prozessualen Unterschieden. So gibt es etwa im amerikanischen Rechtssystem im Vorfeld der Gerichtsverhandlung ein umfangreiches „Ausforschungsverfahren“ („discovery“). Darin verlangen die Parteien voneinander zahlreiche Informationen und Unternehmensdokumente und vernehmen Zeugen und Sachverständige; im Zuge des Ausforschungsverfahrens streiten die Parteien regelmäßig über prozessuale Themen. Die Gerichtsverhandlung, die im Regelfall vor Geschworenen stattfindet, dauert i.d.R. zumindest eine Woche und oft wesentlich länger; im Regelfall müssen mehrere Anwälte pro Partei die zahlreichen prozessualen Details und Streitfragen in den Wochen vor, und während, einer solchen Verhandlung betreuen.

Die gesamten (erstinstanzlichen) Prozesskosten einer Partei bei einem streitgegenständlichen Patent und einem Streitrisiko zwischen 10 und 25 Mio. $ werden, laut einer Umfrage der American Intellectual Property Law Association aus 2015, im Mittel auf 3,1 Mio. $ geschätzt. Anwaltskosten machen davon in der Regel den Löwenanteil aus; andere große Posten sind z.B. Gebühren für Sachverständige, Kosten für die Sammlung und Lieferung elektronischer Unternehmensdokumente, oder Übersetzungskosten.

Zu beachten ist, dass die von der AIPLA-Umfrage genannten Prozesskosten die Gerichtsverhandlung decken; die meisten Verfahren erreichen dieses Stadium nie, sondern werden vorher vom Richter aus rechtlichen Gründen entschieden (“summary judgment”) oder von den Parteien verglichen. Die Kosten bis zum Ende des Ausforschungsverfahrens, das in den meisten Fällen ganz oder zumindest zum Großteil durchlaufen wird, werden (bei dem oben genannten Streitrisiko) auf ca. 1,9 Mio. $ geschätzt.

Finanzierung der Prozesskosten

Verschiedene Modelle stehen für die Finanzierung der Prozesskosten zur Verfügung. Zunächst kann der Patentinhaber die Prozesskosten natürlich selbst tragen und jeglichen Ertrag (zugesprochener Schadenersatz oder Zahlungen aus einem Vergleich) zur Gänze einbehalten.

Weiters können Mandant und Anwalt in den USA ein Erfolgshonorar vereinbaren (“contingency agreement”): Der Anwalt verrechnet dem Mandanten seine Leistungen nicht (oder nur zum Teil), sondern erhält bei Obsiegen einen Anteil des Ertrags. Meist deckt der Mandant die nicht-anwaltlichen Kosten. Der prozentuale Erfolgsanteil des Anwalts richtet sich oft danach, bis zu welchem Verfahrensstadium der Prozess geführt werden muss.

Abseits von Mandant und Anwalt stehen Firmen zur Verfügung, die Prozesskosten von Patentstreitverfahren gegen einen Anteil am Ertrag finanzieren („litigation financing“). Manchmal tragen sie nur die Anwaltsgebühren, manchmal die gesamten Prozesskosten – der Erfolgsanteil variiert natürlich dementsprechend. Die Struktur der Prozessfinanzierung wird durch Hinzukommen einer solchen Firma komplizierter; auf der anderen Seite kann der Mandant dadurch auch solche Anwaltsfirmen engagieren, die das Risiko eines Erfolgshonorars nicht eingehen wollen.

Nutzen

Kann der beklagten Partei Patentverletzung nachgewiesen werden, steht dem Patentinhaber in der Regel Schadenersatz zu – entgangener Gewinn bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen, sonst eine „angemessene Lizenzgebühr“. Schlagzeilen machten die schwindelerregenden Schadenersatzsummen in manchen U.S.-Patentstreitverfahren. In einem der vielen Verfahren zwischen Apple und Samsung, etwa, sprachen die Geschworenen Apple Schadenersatz von 1,049 Mia. $ zu. Im Jahr 2016 sprachen Geschworene der Idenix Pharmaceuticals LLC 2,54 Mia. $ für die Verletzung eines Patents auf ein Hepatitis C-Medikament zu – die bisher höchste Schadenersatzsumme in einem Patentstreitverfahren. (Beide Fälle sind noch anhängig.)

Die Mittelwerte sind natürlich wesentlich geringer, jedoch immer noch beachtlich. Im Zeitraum 2012–2016 betrug in Verhandlungen zugesprochener Schadenersatz im Mittel 8,9 Mio. $. Wenn der beklagten Partei absichtliche Patentverletzung („willful infringement“) nachgewiesen werden kann, liegt es überdies im Ermessen des Gerichts, den zugesprochenen Schadenersatz bis zu dessen Dreifachen zu erhöhen.

Anwaltskosten muss die unterliegende Partei der obsiegenden Partei in den USA grundsätzlich nicht ersetzen („amerikanische Regel“); in außergewöhnlichen Fällen jedoch – z.B. wenn die Rechtsposition der unterliegenden Partei außerordentlich schwach war – kann das Gericht der obsiegenden Partei in Patentfällen angemessene Anwaltskosten zusprechen.

Schließlich kann der Patentinhaber auch ein Unterlassungsgebot beantragen. Im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern erlassen U.S.-Gerichte bei Patentverletzung nicht automatisch ein Unterlassungsgebot. Vielmehr muss der Patentinhaber gewisse Voraussetzungen nachweisen, wie v.a. dass er durch die Patentverletzung einen nicht wieder gut zu machenden Schaden erlitten hat, und dass Schadenersatzzahlungen unzureichend seien, diesen Schaden abzugelten. In der Praxis haben Patentinhaber dann hohe Chancen, ein Unterlassungsgebot zu erwirken, wenn sie mit dem Patentverletzer auf dem U.S.-Markt im Wettbewerb stehen. Der finanzielle Wert, den ein Unterlassungsgebot für einen am U.S.-Markt teilnehmenden Patentinhaber hat, kann in vielen Fällen den Schadenersatz weit übersteigen. Und für die beklagte Partei kann ein Unterlassungsgebot finanziell sehr schädlich sein, weshalb dessen bloße Androhung ein wirksames Druckmittel in Vergleichsverhandlungen ist.

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